Immaterialrättsfrågor vid sammanslagningar och förvärv – TTC

När ett förvärv sker är det viktigt att överföra alla rättigheter till immateriella tillgångar till respektive organisation (förvärvare) och alla IP-tillgångar som ska överföras måste vara tydligt registrerade i förvärvsavtalet. Eftersom den förvärvande organisationen hädanefter kommer att ansvara för att underhålla IP-tillgångarna är det avgörande att tillgångarna är tydligt dokumenterade. Ofta uppstår problem när dokumentationen inte är tydlig eftersom IP-tillgångarna är immateriella till sin natur. Dokumentationen är inte begränsad utan kan innehålla: 

1. Patent inklusive beviljade och ansökningar. 
2. Sekretessavtal med anställda/andra. 
3. Affärshemligheter och varumärken 
4. Licenser tagna eller tillhandahållna. 
5. Alla efterfrågade av IP-tvister och många fler. 

Beroende på antalet IP-tillgångar en organisation äger, ökar komplexiteten i överföringen av IP-rättigheter. Frågorna om IP-tillgångarna bör tydligt tas upp i början av fusions- och förvärvsaffären (M&A) till undvika att förlora värdet på respektive tillgångar som gradvis kommer att åtföljas av den ekonomiska förlust som är förknippad med dessa IP-tillgångar. 

Till exempel, om ett patent överlåts från en organisation till en annan, är det viktigt att känna till dess rättstviststatus eller möjligheten till potentiella intrångsprocesser, dess licensieringsstatus för att verkligen förstå värdet av patentet, äganderättens överföring av patentuppfinnarna (anställda / före detta anställda) till organisationen (T.ex. genom specifika sekretessavtal etc). 

Förvärvaren måste också ta om det övertagande företaget använder någon programvara med öppen källkod i någon av sina produkter eller lösningar eftersom det kan bli en deal killer. Förvärvaren måste säkerställa garantier från företaget om att det varken har använt någon programvara med öppen källkod eller har gjort någon ansökan om intrång eller brott mot licensavtal för öppen källkod.   

På samma sätt, när ett varumärke överförs från en organisation till en annan, är det det nära förestående att förstå den förvärvade organisationens varumärkesbildn eftersom varumärken är den direkta kopplingen mellan en produkt (indirekt organisationen) och kunden. Om varumärket inte underhålls korrekt, kan kunden inte behållas med varumärket/produkten och därmed med organisationen. 

Förvärvaren måste också kontrollera om några problem kvarstår med säljarföretagets konton på sociala medier, där det kommer att säkerställa att säljarens företag följt korrekt integritetspolicy, konton är registrerade i namn av antingen anställda eller företaget självt, och alla eftersträvade problem med uppladdning av innehåll och webbplatsen följer Digital Copyright Millennium Act. 

Slutligen måste köparen göra det bekräfta om det övertagande företaget upprätthåller och följer alla regler och förordningar, praxis, policyer och integritetsfrågor.  

Ocuco-landskapet säljarens företag måste också vidta vissa försiktighetsåtgärder på vissa parametrar för att göra en bra förvärvsaffär. Parametrarna kan spela en viktig roll efter slutförandet av förvärvsaffären där säljaren inte kommer att göra någon representation av äganderätten till IP, särskilt när följande fall uppstår: 

1. Alla begärda anspråk från tredje part som förvärvat patent är ogiltiga. 
2. Alla begärda anspråk från tredje part som förvärvat IP gör intrång i vissa patent. 
3. Eventuella problem med öppen källkod. 
4. Felaktig registrering av dokumentation hos det associerade statliga organet. 

Eftersom sammanslagning och förvärv av organisationer är oundvikliga, praxis måste följas för att minimera problemen och utmaningarna med de IP-tillgångar som överförs. En strategisk förståelse för värdet av IP-tillgångar hjälper till att utöka organisationens portfölj.